Por Giovanna Alessandra de Oliveira, OAB/SC 63.410

Os riscos jurídicos da ausência de averbação

A exclusividade no uso de uma marca é um recurso estratégico para empresas que desejam proteger sua identidade no mercado e evitar concorrência desleal. Entretanto, é comum interpretar que a simples celebração de um contrato particular entre as partes, atribuindo exclusividade no uso da marca, seria suficiente para garantir essa proteção. Porém, a ausência de publicidade desse contrato pode limitar sua eficácia, especialmente perante terceiros.

Conforme o artigo 140, § 1º, da Lei n.º 9.279/96, o contrato de licença de uso de marca só tem eficácia contra terceiros se estiver devidamente averbado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Esse registro é indispensável para que a exclusividade possa ser amplamente reconhecida e, quando necessário, utilizada como fundamento para medidas judiciais.

Exemplo de riscos da ausência de averbação

A ausência de averbação de um contrato de exclusividade de uso de marca foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC – APL: 03028922120158240038). No caso, uma empresa alegava exclusividade no uso de uma marca com base em um contrato de licença firmado com o titular da marca. Contudo, o contrato não havia sido averbado no INPI, o que levou o tribunal a reconhecer a ilegitimidade ativa da empresa para propor ação contra terceiros.

O tribunal destacou que, sem a averbação, o contrato não produz efeitos contra terceiros, ainda que as partes contratantes reconheçam sua validade. A ausência de publicidade impediu que a exclusividade fosse juridicamente oponível, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.

Averbação: garantia de segurança jurídica e proteção de direitos

Por outro lado, a averbação do contrato junto ao INPI assegura sua plena eficácia e possibilita a adoção de medidas legais para proteger a exclusividade. Em outro julgamento, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS – AC: 50328180220218210008), uma empresa licenciada para uso exclusivo da marca JBL® obteve êxito em ação contra práticas de importação paralela ilícita e concorrência desleal.

No caso, o contrato de exclusividade estava devidamente averbado no INPI, o que garantiu à empresa licenciada o direito de impedir o uso indevido da marca por terceiros e de obter indenização por danos materiais e morais.

A publicidade como elemento indispensável

A publicidade conferida pela averbação é essencial para assegurar a eficácia jurídica de contratos de licença de uso de marca. Sem ela, a exclusividade se limita às partes contratantes, impossibilitando sua aplicação perante terceiros e, consequentemente, sua proteção plena no mercado.

Conclusão

A averbação do contrato de exclusividade de uso de marca no INPI é um requisito indispensável para garantir a segurança jurídica e a eficácia do instrumento perante terceiros. Empresas que detêm exclusividade no uso de marcas devem priorizar esse registro como uma medida estratégica para evitar riscos jurídicos, proteger seus investimentos e assegurar o pleno exercício de seus direitos de propriedade intelectual.